UK Supreme Court Declared Competence to Decide on Global FRAND License Rate

In 2014, the US company Unwired Planet sued Huawei and other smartphone manufacturers for infringing its UK patents. On 26 August 2020, the UK Supreme Court concluded the case with a landmark judgment.

The European Telecommunications Standards Institute (“ETSI”) is an international organization which studies in standardization in the field of telecommunication. When a patent is indispensable for the implementation of ETSI standards, it is referred to as Standard Essential Patent (“SEP”).  Some of the patents Unwired Planet obtained are essential for the implementation of 2G, 3G, 4G wireless telecommunication standards therefore they are regarded as SEP.

ETSI prepared a policy in order for SEP holders to give commitment for FRAND license terms. This ETSI policy, requires the holder of SEP to grant license to implementers (smart phone manufacturers for instance) on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms.

The conflict arose from the disagreement regarding the scope of the license. Unwired Planet proposed to grant the worldwide license to Huawei, but Huawei rejected and proposed to obtain a UK only license instead. Huawei argues that the case only concerns the UK license and English Court does not have the jurisdiction to decide on global license rate.

Telecommunication industry has both global and territorial features in its nature. Products made in different countries should be able to communicate and inter-operate in different jurisdictions. Therefore, a balance should be maintained between patent holders and implementers. SEP holders should not be forced to defend their patent country by country but in the meantime they should not be able  to demand unreasonable license fees or to restrict the use of their inventions to a territory.

The Supreme Court confirmed the territoriality principle and agreed that the Court only has jurisdiction to determine validity and infringement of the UK patent. But while deciding the case based on its jurisdiction on the UK patent, the Court also will have the competence to grant a global license rate if necessary.

The court concluded that the ETSI policy creates a contractual arrangement between SEP holders and implementers and the intention of the policy is to grant global licenses for SEP portfolios by taking the nature of the industry and practices into account. English courts’ power to determine a global FRAND license rate is inherently consistent with the ETSI policy, given there is no alternative international forum available.

Consequently, UK Supreme Court upheld the High Court and Court of Appeal judgments, ruling that the FRAND license will need to be global between large multinational companies. If Huawei refuses to pay the FRAND global license rate determined by the court, the court may issue an injunction restraining Huawei’s sale of infringing products in the UK.

Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (“ETSI”), telekomünikasyon alanında standardizasyon çalışmaları yapan uluslararası bir kurumdur. ETSI tarafından belirlenen standartların uygulanabilmesi için zorunlu olan patentler “Standart için Zorunlu Patentler (“SEP”)” olarak adlandırılır. Unwired Planet’in sahip olduğu bazı patentler 2G, 3G, 4G telekomünikasyon standartlarının uygulanması için zorunludur dolayısıyla SEP kategorisindedirler.

SEP sahiplerinin FRAND lisanslama şartları için taahhüt vermesi amacıyla ETSI tarafından bir politika getirilmiştir. Bu ETSI politikası, SEP sahiplerinin uygulayıcılara (akıllı telefon imalatçıları gibi) adil, makul ve ayrımcı olmayan (“FRAND”) koşullarda lisans sağlamalarını gerektirmektedir.

İhtilaf, lisansın kapsamı ile ilgili olarak tarafların anlaşamamasından kaynaklanmıştır. Unwired Planet Huawei’ye dünya genelinde lisans sağlamayı teklif etmiştir ancak Huawei bunu kabul etmemiş ve sadece İngiltere lisansını alma teklifinde bulunmuştur. Huawei davanın sadece İngiltere lisansını ilgilendirdiğini ve İngiliz Mahkemesinin küresel lisans tarifesine karar vermeye yetkisi olmadığını savunmaktadır.

Telekomünikasyon endüstrisi yapısı gereği hem küresel hem de bölgesel özelliklere sahiptir. Farklı ülkelerde üretilen ürünler farklı yargı bölgeleri içerisinde iletişim kurabilmeli ve birlikte çalışabilmelidirler. Dolayısıyla patent sahipleri ve uygulayıcılar arasında bir dengenin sağlanması gerekmektedir. SEP sahipleri, patentlerini savunmak için ülke ülke gezmek zorunda kalmamalıdır ancak bununla birlikte uygulayıcılardan makul olmayan lisans ücretleri talep edememeli veya icatlarının kullanımını bölge ile sınırlandıramamalıdırlar.

Yüksek Mahkeme bölgesellik ilkesini onaylamış ve yalnızca İngiltere patentinin geçerliliği ve ihlali konusunda yetkisi olduğunu kabul etmiştir. Ancak Mahkeme, İngiltere patentine ilişkin bu yetkisine dayanarak incelediği davada, gerektiği takdirde küresel lisans tarifesine de karar vermeye de yetkili olacaktır.

Mahkeme, ETSI politikasının SEP sahipleri ile uygulayıcılar arasında sözleşmeye bağlı bir düzenleme oluşturduğu ve politikanın amacının endüstrinin niteliğini ve uygulamaları dikkate alarak SEP küresel lisansı vermek olduğu sonucuna vardı. Herhangi alternatif bir uluslararası forumun mevcut olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, İngiltere mahkemelerinin küresel FRAND lisans tarifesini belirleyebilme yetkisi ETSI politikası ile özü itibariyle uyumludur.

Sonuç olarak, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, büyük ve çok uluslu şirketler arasındaki FRAND lisansının küresel olması gerektiği yönündeki kararı onamıştır. Eğer Huawei mahkeme tarafından belirlenen küresel FRAND lisans tarifesini ödemeyi reddederse, mahkeme Huawei’in İngiltere’de hak ihlalinde bulunan ürünleri satışını kısıtlayan bir tedbir kararı çıkarabilecektir.